专利无效后再审判决主文仍维持原审判决而可实施专利,论专利法第47条追溯力

作者:王梨华

【案件基本信息】

案号:(2016)最高法民再384号

再审申请人(一审被告):上海优周电子科技有限公司

被申请人(一审原告):深圳市精华隆安防设备有限公司

【案情介绍】

一审、二审判决被告停止侵权赔偿损失50万元;

2015年6月10日被告已经向原告支付了赔偿金。

2015年8月13日涉案专利被宣告无效决定。

【裁判要旨】

本院认为,因为二审判决在涉案专利权被宣告无效之前已经执行,根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定,无效决定对本案二审判决不具有追溯力,对优周公司的再审申请不应予以支持。但是,鉴于涉案专利权已经无效,该专利的技术方案已经进入社会公有领域,任何单位和个人实施该技术方案,即制造、使用、许诺销售、销售、进口涉案专利产品都不构成侵权,精华隆公司无权制止

综上所述,优周公司的再审申请理由不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第一项之规定,判决如下:

一、维持广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第79号民事判决

二、驳回上海优周电子科技有限公司的再审申请。

本判决为终审判决。

 

 

【法律规定】

专利法第四十七条

宣告无效的专利权视为自始即不存在。
宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。

 

 

一、“宣告专利权无效”应当指的已经生效的决定

宣告专利权无效应当指的已经生效的决定,而不是指处于行政起诉期的决定,或者处于行政诉讼中决定。

二、涉及部分无效问题

如果涉及部分无效部分有效的专利无效宣告决定,则需要根据实际情况看专利权人提起行政诉讼所争议的权利要求范围,以及因权利要求之外原因导致所对应权利范围、外观附图产品范围来确定专利权利内容的哪些属于生效决定框定的范围,哪些属于效力待定框定的范围。

三、和解书是否同样适用

对于不属于判决调解书“和解书”是否也不具有溯及力问题,笔者认为应当参照判决或调解书

四、裁定是否同样适用

法条列举了判决与调解书,未列举裁定,对于“裁定”,比如诉前禁令、财产保全裁定、证据保全裁定,由于专利权自始不存在,这些“裁定”失去存在的基础,应当予以撤销

五、具有溯及力的例外情景

     专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿,其中赔偿首先应当包括侵权赔偿金、专利使用费等,其实还包括其他的损失。

     不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。此条根据公平原则制定的条款,如刚支付专利权转让费专利权就被宣告无效等情节。

     同样涉及到部分无效与部分有效决定问题,笔者认为如果能区分所无效的权利要求范围或外观设计范围所对应的侵权赔偿的,则可以对应原则来处理,或者根据双方举证能证明所对应的权利范围的,则也同样按对应范围来处理。若无法对应的,则可以根据双方举证参考各权利范围的权重、合同的目的、技术的针对性等方面合理确定比例。

六、对于“宣告专利权无效应当指的已经生效的决定”受到的一些挑战

根据2016年的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条的规定,权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉

也就是说在一审或二审期间若专利被宣告无效即使是未生效的决定,法院同样可以适用驳回起诉,一旦专利被宣告无效,则立即对其诉权进行了否定,可以理解成一旦专利无效宣告决定作出无效的,则对于判决、调解书、和解书等都要立即停止执行

那么对于专利实施许可合同、专利转让合同,笔者认为,一旦专利无效宣告决定作出无效的,合同向对方可以参考类似“不安抗辩权”的理论要求解除合同,而不必等到生效的决定。

七、专利无效后申请再审,再审如何处理

2016)最高法民再384号,再审申请人上海优周电子科技有限公司与被申请人深圳市精华隆安防设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中,对于原民事侵权纠纷判决已经生效并已经执行,依据已经生效的专利无效宣告决定申请再审要求撤销原审判决的,最高院认为,因为二审判决在涉案专利权宣告无效之前已经执行,无效决定对本案不具有追追溯力对于再审申请人的再审不以支持。但是鉴于专利权已经不存在,任何单位或个人实施该专利,专利权人无权制止,再审判决维持二审判决,驳回再审申请。在判决主文或正文均未记载撤销一二审判决

若本案无效决定尚未生效申请再审,或者侵权纠纷判决尚未执行申请再审,再审法院是上述方式结案还是以驳回起诉方式结案有待最高院决定。

 

 

附:再审申请人上海优周电子科技有限公司与被申请人深圳市精华隆安防设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审判决书

中华人民共和国最高人民法院

2016)最高法民再384号

再审申请人(一审被告、二审上诉人):上海优周电子科技有限公司。住所地:上海市浦东新区周浦镇沪南路4388号A栋403室。

法定代表人:何驰,该公司总经理。

委托诉讼代理人:郑雄,广东卓建律师事务所律师。

被申请人(一审原告、二审被上诉人):深圳市精华隆安防设备有限公司。住所地:广东省深圳市宝安区观澜社区大和工业区33号一楼101,2-4楼。

法定代表人:廖水英,该公司经理。

委托诉讼代理人:柴吉峰,广东德而赛律师事务所律师。

再审申请人上海优周电子科技有限公司(以下简称优周公司)因与被申请人深圳市精华隆安防设备有限公司(以下简称精华隆公司)侵害实用新型专利权纠纷一案,不服广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第79号民事判决,向本院申请再审。本院于2016年6月26日作出(2016)最高法民申576号民事裁定,提审本案。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

精华隆公司向一审法院起诉请求:(一)优周公司立即停止生产、销售侵害本案专利权的产品,销毁专用生产模具;(二)赔偿精华隆公司的经济损失及维权的合理费用合计人民币50万元;(三)本案诉讼费由优周公司承担。

一审法院经审理查明:2009年5月25日,精华隆公司向国家知识产权局申请了一种名称为“红外线探测器支架”的实用新型专利,并于2010年2月3日获得公告授权,专利号为ZL200920131979.0,专利权人为精华隆公司。一审法院当庭比对涉案专利技术特征与被诉侵权产品技术特征,被诉侵权产品落入本案专利权的保护范围。优周公司对此不持异议。

一审法院认为:本案属于侵害实用新型专利权纠纷。涉案专利权处于合法有效状态,依法应受到法律保护。被诉侵权产品技术特征与涉案专利相应技术特征一一对应,落入了本案专利权的保护范围,双方当事人均不持异议。本案争议的焦点有三:一是优周公司是否存在生产、销售被诉侵权产品行为的问题;二是优周公司现有技术的抗辩是否成立的问题;三是优周公司民事责任承担的问题。关于焦点一,精华隆公司通过公证程序购买到被诉侵权产品,优周公司当庭确认该侵权产品外包装盒上所记载的“图+优周科技”、以及公司名称、地址、电话、传真、网址等优周公司信息,案外人张秀利当庭作证确认其销售了被诉侵权产品,并称该侵权产品来源于优周公司,精华隆公司网页公证书也证明张秀利系优周公司深圳销售商,故优周公司构成销售侵权。张秀利到庭作证称被诉侵权产品进货时间是2011年,而在一审法院于2012年2月16日作出的(2011)深中法知民初字第567号民事调解书中,优周公司承诺“立即停止生产、销售、许诺销售侵权”,精华隆公司未进一步举证证明本案被诉侵权产品是该民事调解书所涉及的侵权产品存货还是优周公司二次制造侵权产品,故精华隆公司指控优周公司实施了二次制造侵权,缺乏充分证据证明。关于焦点二,优周公司提交的《中国公开安全杂志》(节选),公开日早于涉案专利申请日,但该产品图片缺少涉案专利“倒角、插接部一端倒角、球头空间铰设方式”等技术特征,与涉案专利既不相同也不实质性近似,其现有技术抗辩不成立。关于焦点三,一审法院根据优周公司所实施的销售行为、主观状态等侵权情节,酌定优周公司赔偿精华隆公司损失以及合理费用人民币5万元,案件受理费全部由优周公司负担。一审法院判决:一、优周公司立即停止侵权行为;二、优周公司于判决生效之日起10日内赔偿精华隆公司经济损失及合理支出费用共计人民币5万元;三、驳回精华隆公司的其他诉讼请求。一审案件受理费人民币8800元,由优周公司负担。

优周公司不服一审判决,上诉请求:撤销一审判决,依法改判或发回重审;一、二审全部诉讼费用由精华隆公司承担。

二审法院对一审法院查明的事实予以确认。二审法院认为,本案争议焦点是:(一)在一审法院作出(2011)深中法知民初字第567号民事调解书后,优周公司是否继续实施了销售被诉侵权产品的行为。(二)优周公司所作的现有技术抗辩是否成立。

关于优周公司是否在调解书作出之后继续实施销售被诉侵权产品的问题。经查,根据一审法院于2012年2月16日作出的(2011)深中法知民初字第567号民事调解书,精华隆公司不再追究优周公司调解之日前生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为。案外人张秀利在上述调解书作出后,于2012年2月27日成立了个体工商户深圳居安思销售部,自已担任经营者。优周公司在其网站上宣称张秀利是其公司深圳办事处的负责人,对于精华隆公司而言,张秀利经营的深圳居安思销售部销售被诉产品的行为应当视为优周公司的销售行为。二审法院认定优周公司在上述调解书作出后,继续实施了销售被诉侵权产品的行为。关于优周公司现有技术抗辩是否成立问题,二审法院认可一审法院的认定。二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

优周公司申请再审称:涉案专利已经于2015年8月13日被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效,故请求撤销一审、二审判决,返还赔偿金。

精华隆公司答辩称:根据《中华人民共和国专利法》第四十七条,涉案专利虽然被宣告无效,但对生效且已经执行的判决没有溯及力,故请求驳回优周公司的再审申请。

本院审理查明,涉案专利被宣告无效后,精华隆公司未提起行政诉讼,宣告无效决定已经发生法律效力,涉案专利权已经无效。二审法院于2015年4月10日作出判决,涉案专利被宣告无效决定日是2015年8月13日,而优周公司早在2015年6月10日就已经向精华隆公司支付了赔偿金以及合理开支5万元。

本院认为,因为二审判决在涉案专利权被宣告无效之前已经执行,根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定,无效决定对本案二审判决不具有追溯力,对优周公司的再审申请不应予以支持。但是,鉴于涉案专利权已经无效,该专利的技术方案已经进入社会公有领域,任何单位和个人实施该技术方案,即制造、使用、许诺销售、销售、进口涉案专利产品都不构成侵权,精华隆公司无权制止

综上所述,优周公司的再审申请理由不成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第一项之规定,判决如下:

一、维持广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第79号民事判决

二、驳回上海优周电子科技有限公司的再审申请。

本判决为终审判决。

审 判 长  周 翔

审 判 员  秦元明

代理审判员  佟 姝

二〇一六年十二月十三日

书 记 员  张 博

 


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