授权前制造授权后销售是否侵权及举证责任分配

作者:王梨华

深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案2011)民提字第259号最高人民法院民事判决书

根据专利法第十一条的规定,只有专利被授予后才可以禁止他人实施专利的行为,而发明专利临时保护期内专利权人只可以请求给付发明专利临时保护期使用费的权利,但对他人实施发明行为(如制造、销售、使用等行为)不享有请求禁止实施的权利。

在发明专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被控侵权产品不为专利法禁止的前提下,其后续许诺销售、销售、使用以及之后安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务,即使未经专利权人许可,也不应被视为侵犯专利权。

在发明专利临时保护期内制造、销售、进口的被控产品前提下,在销售者或使用者提供合法来源的,销售者或使用者无需承担支付发明专利临时保护期使用费的责任。

认定在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续许诺销售、销售和实用等实施行为不构成侵权,符合专利法的立法本意。

对于实用新型和外观设计也同理,对于专利授权前已经制造的产品后续销售与使用也不侵权。

同理根据先用权而制造的产品的后续销售、使用、售后服务也不构成侵权,否则被告进行先用权失去意义。

若授权前未制造好,仅仅做了制造的准备不足以进行不侵权抗辩,否则和先用权制度相冲突。

举证责任:

若指控销售侵权,销售行为需要发生在专利授权日,销售商抗辩其产品为授权日前制造的,则需要销售商承担举证责任,而无需专利权人举证。

若通过销售行为辅助其他证据(如企业介绍和营业执照中宣称其为制造商,或者大宗或大量商品存放而无法提供实际制造商而推定制造商的)来推定指控制造侵权的,制造商抗辩产品在授权日前生产的来的,笔者认为为不侵权的抗辩权,应当由制造商承担举证责任,否则只要制造商提出此类抗辩的,专利权将无法救济而不利于专利权保护。

在授权日已经制造好产品的原因主要有:

(一)专利申请人在授权前公开技术方案;

(二)侵权方不当方式获得了技术方案;

(三)发明的临时保护期内的公开;

(四)侵权人独立研发。


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