【2015年知产10大案件展播之五】辉瑞“明星产品”专利权被宣告无效,三次审理上演逆转(附终审判决)
发布时间:2016-08-13 浏览量:789

  

辉瑞“明星产品”专利权被宣告无效

三次审理上演逆转

 

案情再现

阿托伐他汀是一种新型的人工合成降脂药。沃尼尔·朗伯公司在1985年成功合成阿托伐他汀。2000年,美国辉瑞公司收购了沃尼尔·朗伯公司。

201112月,阿托伐他汀的化合物专利权到期,但为了尽量延长相关产品的保护期限,美国辉瑞公司在早期就阿托伐他汀的中间体、组合物和衍生物晶体等提交了众多专利申请,进行了严密的专利布局。目前,美国辉瑞公司仍拥有20余件阿托伐他汀衍生物晶体的专利,这些晶体中最著名的即为阿托伐他汀钙I型晶体(立普妥中的活性成分)。

北京嘉林药业股份有限公司(下称嘉林药业)是我国较早生产阿托伐他汀(商品名:阿乐)的制药企业。2007年,美国辉瑞公司将嘉林药业告上法庭,诉其专利侵权。针锋相对,2007年嘉林药业提起针对涉案专利权的无效宣告请求。随后,中国政法大学知识产权研究中心主任张楚也向专利复审委递交了同样的申请。

专利复审委审理后,以该专利说明书未充分公开所有权利要求的技术方案为由,宣告该专利权全部无效。该决定作出后,沃尼尔·朗伯公司不服,向北京市第一中级人民法院起诉,请求撤销该决定。北京一中院审理后维持了专利复审委的决定。沃尼尔·朗伯公司对该判决不服,向北京市高级人民法院提起上诉。北京高院二审撤销了北京一中院的判决。专利复审委、嘉林药业、张楚不服上述二审判决,又向最高人民法院申请再审。


裁判结果

北京高院认为,涉案发明要解决的技术问题是要获得阿托伐他汀的结晶形式,用以克服“无定形阿托伐他汀不适合大规模生产中的过滤和干燥”的技术问题。专利复审委在相关决定中认为“水含量是其产品组成中必不可少的一部分”,并以说明书中没有提供任何定性或定量的数据证明得到的I型结晶确实包含1-8摩尔(优选3摩尔)水为由,得出专利说明书没有满足充分公开要求的结论。但是,由于专利复审委并没有确定本发明要解决的技术问题,也没有明确哪些参数是“与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数”。

最终,最高人民法院判决撤销北京高院的判决,维持北京一中院此前的判决以及专利复审委此前作出的决定,阿托伐他汀钙I型晶体专利权被宣告全部无效。

 

案评

专利从法律上赋予权利人对创新成果排他性的财产权。也正是因为这种排他性,在加强专利保护,充分保护专利权人合法权益的同时,应当兼顾专利权这一私权与社会公共利益之间的平衡。在重视对专利进行保护的同时,同样应当重视对公共知识领域的保护,特别是在医药等与社会公共利益最直接相关的领域。社会公众在充分尊重他人的创造成果的同时,对于那些公开不充分、缺乏新颖性或创造性等理应进入公共知识领域的专利,应当通过合法途径勇于提起无效宣告请求。

 

附终审判决书(节选)

 

北京嘉林药业股份有限公司、沃尼尔·朗伯有限与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会行政裁决审判监督行政判决书

 

最高人民法院(2014)行提字第8

 


再审申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)、北京嘉林药业股份有限公司(以下简称嘉林公司)因与被申请人沃尼尔·朗伯有限责任公司(以下简称沃尼尔·朗伯公司)、一审第三人张楚发明专利权无效行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院作出的(2010)高行终字第1489号行政判决,向本院申请再审。本院于20131211日作出(2013)知行字第16号行政裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,于20141020日公开开庭审理了本案。专利复审委员会的委托代理人王晓东、潘骏,嘉林公司的委托代理人黄泽雄、樊耀峰,沃尼尔•朗伯公司的委托代理人龙传红、林森,张楚的委托代理人缪仁康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

......


综上,专利复审委员会宣告本专利全部无效。

沃尼尔·朗伯公司不服该决定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求撤销专利复审委员会作出的第13582号决定。

 

北京市第一中级人民法院一审认为:

本专利权利要求1-3保护含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物,该水合物通过水的组成和微观结构共同定义。首先,就水合物的微观结构方面,含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物是否具有相同的XPRD,由于现有技术并无统一教导,而说明书中又仅有声称性结论“通常,水合形式与非水合形式是等价的”,缺乏实验予以证实。因此就目前的证据而言,不能认为含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD。其次,根据说明书的记述情况,所述I型结晶阿托伐他汀是否含水并不确定,用“费休氏水测定法”测定得到“总含量水”,包括可能是结晶水和/或多种形式的非结晶水之和,无法确定确系与化合物分子结合的比较稳定的结晶水,Ⅰ型结晶阿托伐他汀是否含有1-8摩尔水仍不得而知。同时,就化合物确认方面而言,说明书未对得到的化学产品的组成之一水的含量进行确认,无论测定化合物含水量的方法是否在申请日前已经公知,都不能改变说明书应当公开而未予公开的事实。最后,关于化合物制备方面,可从具体实施例和一般性方法两个方面看。其一、从实施例1方法A看,属于与权利要求1-3对应的唯一具体制备方法,该方法中未检测其产品含水量,即无法确信实施该方法能够制备得到含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物。同时无论是1993年版还是2001年版专利法实施细则,其第18条的规定均属于倡导性规范,而非强制性规范,即使未按该项规定撰写说明书并不因此导致本专利被驳回或被宣告无效,该项规定不是用以判定一项专利是否应予驳回或被宣告无效的法律依据。沃尼尔·朗伯公司关于设定优选方案必定对应于其实施例1方法A,并推导得出含有3摩尔水的技术方案已被公开的主张不能成立,其理由是:1、该设定与推论缺乏事实依据和法律依据,不能令人信服。2、该设定与推论违背逻辑常理,根据说明书的记述情况,以实施例1方法A获得的I型结晶阿托伐他汀没有明确是否含水,以及含几摩尔水等问题,该问题尚处于不确定状态,由此不能唯一导出用实施例1方法A获得的就是优选含有3摩尔水的I型结晶阿托伐他汀的结论。3、上述主张的提出者系沃尼尔·朗伯公司,且对沃尼尔·朗伯公司有利,理当由沃尼尔·朗伯公司承担举证证明责任。沃尼尔·朗伯公司提出应由专利复审委员会举证证明不含3摩尔水的事实违背证明规则。其二、沃尼尔·朗伯公司主张的“实施例3中的IV型结晶阿托伐他汀是先用与实施例1方法A相同的方法得到I型结晶,随后通过将这一I型结晶于甲醇中进行晶型转变,获得了IV型结晶”缺乏事实依据。

 

综上所述,本专利说明书既未对得到的化合物的含水量进行确认,也未对含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD进行实验验证,因此说明书对权利要求1-3中保护的结晶产品的公开,未达到本领域技术人员能够实现的程度,不符合专利法第二十六条第三款的规定。在此基础上,保护包含权利要求1-3所含1-8摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物的药物组合物的权利要求4-9、保护权利要求1-3所述含1-8摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物的制备方法的权利要求10-24也不符合专利法第二十六条第三款的规定。北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条  第(一)项  之规定,判决:维持第13582号决定。

 

专利复审委员会、嘉林公司及张楚服从一审判决。

......

 

北京市高级人民法院二审查明:

一审法院查明事实清楚,对此予以确认。在二审法院审理过程中,沃尼尔·朗伯公司提交了天津大学完成的《阿托伐他汀钙结晶的制备与鉴定实验报告》(以下简称天津大学实验报告),用以说明本领域技术人员可以根据说明书的记载实现本发明。该报告的完成人为龚俊波副教授,完成时间为20111020日,完成单位为天津大学化工学院。龚俊波副教授出庭接受了询问。龚俊波副教授在接受询问时称:通过重复本专利实施例1的方法A制备出Ⅰ型结晶阿托伐他汀,从全谱对照可以表明其是什么晶型;本实验未对Ⅰ型结晶阿托伐他汀的含水量进行测定;该实验大概含有3.3摩尔水,但对其具体存在形式还需要进一步的实验等。

二审法院另查明:

本专利说明书第1页载明:本发明涉及新型的结晶形式阿托伐他汀。第2页载明:上述美国专利中的方法公开了无定型阿托伐他汀,它不适合大规模生产中的过滤和干燥;我们现在吃惊地和意想不到地发现,阿托伐他汀可以结晶形式来制备,因此,本发明提供称为Ⅰ型新型结晶形式的阿托伐他汀。Ⅰ型阿托伐他汀由比以前的无定型的产品更小的颗粒和更均匀的粒度分布的阿托伐他汀组成,它具有更有利于过滤和干燥的特性。此外,Ⅰ型阿托伐他汀比无定型产品更纯和更稳定。


北京市高级人民法院二审认为:根据专利法第二十六条第三款、审查指南第二部分第二章第2.1节、第二部分第十章第3.1节、第二部分第二章2.2.4节以及第二部分第四章3.2.1.1节的相关规定,判断一项发明是否满足关于公开充分的要求,应包括确定该发明要解决的技术问题。本案中,本专利说明书载明:本发明涉及新型的结晶形式阿托伐他汀;在公开的美国专利中公开了无定形阿托伐他汀不适合大规模生产中的过滤和干燥;本发明提供称为Ⅰ型新型结晶形式的阿托伐他汀,Ⅰ型阿托伐他汀由比以前的无定型的产品更小的颗粒和更均匀的粒度分布的阿托伐他汀组成,它具有更有利于过滤和干燥的特性。Ⅰ型阿托伐他汀比无定型产品更纯和更稳定。因此,本发明要解决的技术问题是要获得阿托伐他汀的结晶形式,具体是I型结晶阿托伐他汀,用以克服“无定形阿托伐他汀不适合大规模生产中的过滤和干燥”的技术问题。

专利复审委员会在第13582号决定中认为“水含量是其产品组成中必不可少的一部分”并以说明书中没有提供任何定性或定量的数据证明得到的I型结晶确实包含1-8摩尔(优选3摩尔)水为由,得出专利说明书没有满足充分公开要求的结论。但是,由于专利复审委员会并没有确定本发明要解决的技术问题,也没有明确哪些参数是“与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数”。因此,专利复审委员会在未对本发明要解决的技术问题进行整体考虑的情况下,作出本专利公开不充分、本专利权利要求3不符合专利法第二十六条第三款规定的相关认定显属不当。沃尼尔·朗伯公司的相关上诉理由成立,对此予以支持。

综上,一审法院关于本专利权利要求3不符合专利法第二十六条第三款规定的相关认定有误,二审法院予以纠正。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条  第(三)项  ,《最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释》第七十条  之规定,二审法院判决:一、撤销(2009)一中知行初字第2710号行政判决;二、撤销第13582号决定;三、由专利复审委员会重新就涉案专利作出无效审查决定。一、二审案件受理费各人民币100元,均由专利复审委员会负担。

 

专利复审委员会不服上述二审判决,向本院申请再审称:

(一)二审判决对于专利法第二十六条第三款的理解与判断方式有误,导致结论错误。1、对专利法第二十六条第三款所称“发明”的理解有误,导致判断客体的认识错误。首先,根据专利法第二条的规定,专利法第二十六条第三款指向的客体,应当是作为公示其权利范围的权利要求的技术方案。二审判决在分析本专利是否符合专利法第二十六条第三款规定时,并没有分析本专利权利要求的技术方案是什么。其次,二审判决实际是以“I型结晶阿托伐他汀”作为本案所述的发明客体,而这与本专利权利要求1-3中“含1-8摩尔(优选3摩尔)水的I型结晶阿托伐他汀水合物”存在显著差异。2、二审判决对专利法第二十六条第三款所称“清楚、完整”的理解有误。本专利权利要求1-3的文字部分已经清楚地表明了其保护的主题为含有特定量水的I型结晶阿托伐他汀水合物,其中水含量的确认对于明确理解和实现本专利而言是不可缺少的技术内容之一。本领域技术人员并不能从现有技术中直接得到权利要求1-3所定义的水含量范围内的产品均会具有如其所定义的XPRD数据的结论,专利权人负有在说明书中对其进行清楚、完整说明的义务。此外,化合物充分公开的首要条件应当是本领域技术人员在说明书公开内容的基础上能够明晰其结构,并确认该结构产品的存在,这是专利法第二十六条第三款所述清楚、完整规定在化合物发明中的直接要求。然而,本专利仅于说明书中声称“I型结晶阿托伐他汀含有约18摩尔水,优选的是,I型阿托伐他汀含有3摩尔水”,除此之外并未测定并记载实施例所获产品的水含量。因此,本领域技术人员据此并不能确认本专利在申请日之前确实已经获得了权利要求所保护的具有特定水含量的产品。3、二审判决对审查指南所述“解决其技术问题”的理解有误,导致判断逻辑和方法错误。实现发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果三者是存在严密的内在逻辑的。首先,讨论某技术方案能否解决其技术问题,必然以确定该技术方案是什么为前提。其次,某发明是否解决了其技术问题固然跟该发明技术方案采用的技术手段所能达到的客观效果相关,但通过技术方案来解决发明声称要解决的技术问题,其隐含的前提必须是确实已经获得并且能够实现这样的技术方案。可以说,化学产品的确认和制备是“解决其技术问题”的最低层次要求。在制备和确认层面不满足充分公开要求的情形下,第13582号决定也无需进一步讨论效果层面的技术问题是否得以解决。综上,二审判决在有关专利法第二十六条第三款的理解,以及判断的客体、逻辑顺序和方式方法方面存在错误,导致得出错误的结论。

(二)关于含水量测定数据的地位。1、含水量并不是直接表征权利要求1-3产品性质与功能的性能参数,作为水合物中的产品要素,其是产品的组成和结构特征。因此含水量测定数据作为证明产品实际存在状态的证据,属于产品确认中必不可少的重要内容。2、权利要求1-3定义的结晶水合物在不同的水含量下显示相同的XPRD,说明书声称,对于阿托伐他汀而言,水合形式与非水合形式等价,即水的存在不影响晶体的XPRD。然而,本领域对于特定化合物的水合物而言,其中水属于进入晶格的占位水还是不进入晶格的通道水并没有统一的教导。因此,对于阿托伐他汀这种特定的化合物,以及对于I型结晶这种特定的晶型而言,在没有现有技术可以参考,且说明书也未给出任何合乎逻辑的理论分析进行阐释的情形下,其水合物属于哪种类型,本领域技术人员根本无从判断,即本领域技术人员无法确认权利要求1-3的技术方案是否实际存在并且能够实现。专利权人既然在说明书中提出了水合形式与非水合形式等价的主张并且在权利要求中要求保护水含量可在特定的1-8摩尔范围内变化但产品XPRD数据不变的技术方案,则应当对其主张承担相应的举证责任,并承担举证不能的不利后果。3、确认权利要求1-3产品中的结合水属于占位水还是通道水,以及具体的水含量,对于分析和确定发明效果层面的技术问题是否能够得以解决也是至关重要的。本领域技术人员知晓,对于目的在于制药用途的某种活性成分的特定形式而言,若其本身不满足最终制成药品的定量及稳定性要求而难以在药物制剂中运用,那么讨论该形式在制备过程中是否利于过滤和干燥是没有意义的。具体到本专利,对于结晶水合物中水的存在形式,进入晶格的占位水,由于晶格本身的稳定性,应当是相对稳定的。然而,通道水合物对于制备过程中可能变化的环境条件耐受程度较低,从而影响到药物制剂制备过程中活性成分的准确定量。因此,在本专利说明书未证明权利要求1-3产品所属类型,且未对其是否真正能够最终用于制备药物作出清楚、完整说明的情形下,本领域技术人员无法判断权利要求1-3的产品是否能够实现用于制备药物制剂这一根本目的。

(三)关于本案的社会影响。本专利在欧洲、日本和美国都有同族专利,这些同族专利在授权之后一直纷争不断。其中,欧洲和日本的同族专利已经被撤销或无效。此外,本案结论涉及重大国家经济利益和公共健康,并对我国目前有关医药领域专利法第二十六条第三款的审查标准的把握与运用具有很强的指导意义,案件辐射效应巨大。

综上,专利复审委员会请求本院依法再审并撤销二审判决,维持第13582号决定。

 

嘉林公司不服上述二审判决,向本院申请再审称:

(一)二审判决认定事实和适用法律存在错误。1、在判断发明是否能够解决技术问题之前,必须要考虑说明书是否清楚完整地说明了发明是什么、在技术上是否能够实现的问题。本案各方当事人的争议焦点在于本专利权利要求所限定的产品的确认及其可获得性,而二审判决根本未对这一问题发表任何意见,而径直要求专利复审委员会分析哪些“化学物理性能参数”与解决“过滤和干燥”的技术问题相关,再从权利要求限定的多个必要技术特征中仅挑选出满足“过滤和干燥”需要的那些化学物理性能参数,并进而判断这些所需的化学物理性能参数是否得到清楚、完整的说明,其作法明显不当。2、二审判决对“发明”的认定错误。本专利权利要求1所限定产品中的水是其必要组成成分,而X射线粉末衍射数据特征则从另一角度表征了该产品的晶型结构,两者都是权利要求的必要技术特征,都需要在说明书中给予清楚、完整的说明。3、二审判决对“要解决的技术问题”认定错误。就本专利权利要求1-3所限定的产品发明而言,结合说明书的内容,满足严格药物要求和规格配方、具有更好制造和存储稳定性属于其首要且必须要解决的技术问题,而不仅限于获取一般意义上晶体相对于无定形而言具有的普遍共性——便于过滤及干燥。4、对于晶型发明而言,其必然要解决的技术问题是发明产物水含量稳定和储存稳定,以便于配药定量,满足药物制剂对规格配方的严格要求。因此,含水量及其存在形式不仅仅是在字面上属于本专利权利要求1-3技术方案的技术特征,而且还是与其技术方案要解决的技术问题直接、必然相关的不可忽略的必要技术特征之一。所以,从发明所要解决的技术问题的角度,在确定发明是什么,以及发明所要解决的技术问题的过程中,也不应忽略水含量及其形态特征。

(二)本专利说明书公开不充分,不符合专利法第二十六条第三款的规定。1、本专利说明书未公开能够用于确认产品中含水量及稳定存在形式的测定数据或图谱。含水量及稳定存在形式是本专利权利要求1-3定义的I型结晶阿托伐他汀水合物中与发明所要解决的技术问题直接相关的必要技术特征,它是产品的组成和晶体结构要素之一。因此,提供含水量及稳定存在形式测定数据属于产品确认中必不可少的重要内容,是与权利要求1-3所主张的保护范围相适应的、专利权人所应尽的基本公开义务。本领域技术人员在本专利说明书所公开内容的基础上,并不能清楚地确认本专利实际获得了权利要求1-3所保护的、具有特定水含量和存在形式的晶体产品,更无法进一步确定其中所述的水是否会对技术问题的解决造成影响,以及造成多大的影响。此外,在现有技术没有教导,且说明书也未给出任何合乎逻辑的理论分析的情形下,本领域技术人员根本无法确认权利要求1-3记载的同一套衍射特征是否真实地代表了有不同水含量的I型结晶阿托伐他汀的衍射特征。2、本领域技术人员在说明书公开内容的基础上,并不能制备得到权利要求1-3所保护的产品。首先,本领域技术人员无法实施本专利说明书实施例1的内容。实施例1中,无论方法A还是方法B中都使用了I型结晶阿托伐他汀晶种,但本专利说明书并未提供获得所述晶种的实施方式,也未说明所述晶种的来源。因此在无法获得晶种的情形下,本领域技术人员并不能重现实施例1的操作方案。其次,根据本专利说明书的一般性描述,本领域技术人员无法确认在不加晶种的情形下必然能够获得权利要求1-3所限定的产品。

综上,嘉林公司请求本院依法再审本案,并判决撤销二审判决,维持第13582号决定。

 

本院综合认证如下:

一、关于实验性证据。专利法第二十六条第三款要求本领域技术人员在专利申请日之前就可以根据说明书充分公开的内容实现发明,而在申请日后补充的实验性证据一般以事后验证的方式来证明说明书达到了上述要求。本院认为,在专利申请日后提交的用于证明说明书充分公开的实验性证据,如果可以证明以本领域技术人员在申请日前的知识水平和认知能力,通过说明书公开的内容可以实现该发明,那么该实验性证据应当予以考虑,不宜仅仅因为该证据是申请日后提交而不予接受。在考虑实验性证据是否采纳的时候应严格审查时间和主体两个条件。首先,实验性证据涉及的实验条件、方法等在时间上应该是申请日或优先权日前本领域技术人员通过阅读说明书直接得到或容易想到的;其次,在主体上,应立足于本领域技术人员的知识水平和认知能力。本案中,沃尼尔·朗伯公司和嘉林公司均提交了这方面的证据,其中天津大学实验报告为沃尼尔·朗伯公司单方委托进行的实验,在二审开庭时提交给法庭。为反驳该证据,嘉林公司在申请再审时单方委托北京国威知识产权司法鉴定中心出具司法鉴定书,对天津大学实验报告的实验条件和结果提出质疑。沃尼尔·朗伯公司在再审程序中又提交证据78,进一步证明本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容可以实现本发明。对于上述几份证据能否证明根据本专利说明书公开的内容可以或不可以制备出本专利请求保护的I型结晶阿托伐他汀水合物,本院具体分析如下:

首先,关于天津大学实验报告和司法鉴定意见书,双方争议在于实验条件和方法是否与专利文件相符,主要涉及加热时间和冷却方式。关于加热时间,本专利实施例1方法A在加入晶种之后,记载为“将混合物在51-57℃下加热至少10分钟,再冷却到15-40℃”。天津大学实验报告实验1相应的加热时间为“17小时”,实验2为在52-57℃“搅拌过夜”;司法鉴定意见书鉴定事项中加热时间为15分钟-60分钟。天津大学实验报告中实验1选择加热17小时,已经远远超出了本专利说明书中加热至少10分钟的数量级;实验2为搅拌过夜,首先时间不确定,其次按照一般理解,过夜也应该至少为8小时,同样和本专利说明书记载的加热至少10分钟相距甚远。沃尼尔·朗伯公司对此的解释主要是:由于实验规模的不同,本专利说明书方法A属于大规模的工业方法,反应物超过1300升,虽然只是加热至少十分钟,但本领域技术人员会想到,在停止加热后进行自然冷却时,温度下降会非常缓慢,反应体系将在40℃以上维持相当长的时间;本专利说明书中存在晶化步骤优选在升温下进行的教导。基于以上信息,本领域技术人员会想到使反应物在较高的温度下保持较长的时间,以便更好地完成结晶。对此,本院认为,确实实验规模的不同可能会影响到降温速度,基于本专利说明书的教导,本领域技术人员也会想到升温有助于完成结晶,但从说明书中的大规模缩小到实验室规模后,要延长加热多长时间才能得到本专利请求保护的I型结晶阿托伐他汀水合物,并不是本领域技术人员在本专利优先权日之前从说明书中容易想到的。关于冷却方式的问题,本专利说明书中只是说冷却到15-40℃,天津大学实验报告中从53℃左右冷却到室温是10个小时,显然该过程是受控冷却,司法鉴定意见书中采用自然冷却法降温,理由是本专利说明书对于冷却没有特别指明,本领域技术人员默认为是自然冷却。沃尼尔·朗伯公司认为根据本领域教科书的记载,结晶工艺中为了得到颗粒度好的晶体,通常不会选择自然冷却,而是要受控冷却。对此,本院认为,根据沃尼尔·朗伯公司提供的证据59131521,可以证明为了更好的获得结晶,冷却应该是受控的,但具体针对于I型结晶阿托伐他汀如何具体控制降温速度,冷却到室温需要多长时间才能制备出I型结晶阿托伐他汀水合物,并不是本领域技术人员在本专利优先权日之前从说明书中容易想到的。而且,上述加热和冷却时间均涉及到从本专利说明书中的大规模缩小到实验室规模后如何具体确定实验条件的问题,这也从侧面证明结晶需要受到多种因素的影响,规模大小的变化也会导致结晶条件的相应变化,从大规模缩小到实验室规模无疑进一步加大了本领域技术人员从本专利说明书中获取实验信息以选择具体实验条件的难度,从本案现有证据看仍不足以证明天津大学实验报告中选择的加热和冷却时间是本领域技术人员在本专利优先权日之前从说明书中容易想到的。此外,天津大学实验报告的实验1是加晶种的方案,本专利说明书并没有披露晶种的来源和获得方法,本领域技术人员据此无法制备得到权利要求所保护的产品。

综上,天津大学实验报告不能用于证明本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容是否可以实现本发明,本院对该证据不予采纳。鉴于此,双方的另一个焦点问题,即天津大学实验报告实验2部分是否获得了符合本专利权利要求所限定的I型结晶阿托伐他汀三水合物及与此相关的沃尼尔·朗伯公司提交的证据10-122023,本院不再予以评述。

其次,对于沃尼尔·朗伯公司提交的证据78。证据7为专家证言,证据8为实验完成人证言和实验报告,两者共同用于证明本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容可以实现本发明。本院认为,首先,证据78中出具证言的专家和实验完成人为外国人,证据8中实验报告为在国外进行的实验,此两份证据都需要履行相应的公证认证手续。而沃尼尔·朗伯公司提交的公证认证文件并没有对专家和实验完成人的资质和实验的过程进行公证认证,而证人资质和实验过程的真实性、合法性直接决定着实验结论能否被采纳。其次,证据7为本领域专家的证言,不能证明本领域技术人员的认知;证据8的相关实验中有些具体的实验条件和细节在本专利说明书中并不存在,沃尼尔·朗伯公司并没有充分的证据证明本领域技术人员在本专利优先权日之前运用其当时的知识能力和水平根据说明书公开的内容就可以实现本发明,制备得到权利要求保护的产品。综上,本院对沃尼尔·朗伯公司提交的证据78不予采纳。

 

二、关于公知常识性证据。除了上述实验性证据之外,各方当事人提交的其他证据为公知常识性证据,对于可以证明本专利优先权日之前本领域公知常识的证据,本院予以考虑。关于嘉林公司提交的证据16,均为公知常识性证据。其中证据13公开日期在本专利优先权日之后,不能用于证明本专利优先权日之前的公知常识,因此对证据13本院不予采纳。对于证据46,由于沃尼尔·朗伯公司认可,其他当事人也没有不同意见,本院对证据46予以采纳,其可以证明本专利Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中所含水的性质应为结晶水,不是吸附水。对于沃尼尔·朗伯公司提交的有关公知常识证据。其中证据591321,本院在前一部分论述冷却方式时已经予以考虑。证据62001年版,在本专利优先权日之后,本院不予采纳。证据10122023涉及天津大学实验报告实验2部分是否获得了符合本专利权利要求所限定的I型结晶阿托伐他汀三水合物,本院不再评述。证据1415无法证明本领域技术人员通过简单的刮和擦等步骤即可以在不使用晶种的情况下获得晶体,本院不予采纳。证据16为本专利国际公开文本,本院予以确认。证据171922用于证明本领域公知,存在被称为“晶体假多形”(即通道水合物)的现象,其中的水含量可在一定范围内变化而不导致该晶体的XPRD图谱发生改变。本院认为,证据17-1922并不能证明本专利要求保护的I型结晶阿托伐他汀水合物存在“晶体假多形”现象,本案中也没有证据证明阿托伐他汀水合物中的水是通道水,本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容,结合证据171922,仍然无法确认含有18摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物具有完全相同的XPRD,故本院对证据171922不予采纳。

本院审理查明,一、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。本院另查明:本专利说明书第2页有如下表述:“钙盐是希望的,因为它能使阿托伐他汀很容易配制成如口服用的片剂、胶囊、锭剂、粉剂等。此外,仍有需要制备纯的和结晶形式的阿托伐他汀,以便能制备满足严格的药物要求和规格的配方。此外,生产阿托伐他汀的方法需要是一种适合于大规模生产的方法。另外,希望产物为易于过滤和干燥的形式。最后,在经济上希望产品是长期稳定的,从而不需要特殊的贮存条件。在上述美国专利中的方法公开了无定形阿托伐他汀,它不适合大规模生产中的过滤和干燥,还必须使它免受热、光、氧和水汽的作用。……I型阿托伐他汀由比以前的无定形产品更小的颗粒和更均匀的粒度分布的阿托伐他汀组成,它具有更有利过滤和干燥的特性。此外,I型阿托伐他汀比无定形产品更纯和更稳定。”

 

本院认为,本案的争议焦点问题是:关于确定发明所要解决的技术问题与专利法第二十六条第三款的判断之间的关系;关于本专利是否符合专利法第二十六条第三款规定的问题。

一、关于确定发明所要解决的技术问题与专利法第二十六条第三款的判断之间的关系

本专利优先权日为1995717日,因此,本案应适用1992年修正的专利法,该法第二十六条第三款规定:“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”根据该条规定,“作出清楚、完整的说明”和“能够实现”的对象是发明或实用新型,因此应该首先明确发明或实用新型是什么,然后看说明书是否对该发明或实用新型作出了清楚、完整的说明,所属技术领域的技术人员根据说明书的内容是否能够实现该发明或实用新型。根据本专利授权公告的权利要求书的内容,本专利请求保护的主题是“含1-8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物”。本领域技术人员可以理解,对于以某种形式的水合物作为发明主题的化学产品发明而言,其中的水含量应当是该产品发明的组成部分和结构特征。具体而言,本专利权利要求13对本发明从两方面进行了限定:一是组成,即含1-8摩尔水(优选3摩尔)的I型结晶阿托伐他汀水合物;二是从微观结构而言,该水合物具有权利要求所定义的XPRD13CNMR数据。本专利说明书应对上述权利要求所限定的发明内容进行清楚、完整的说明,以本领域技术人员根据说明书公开的内容能够实现为准。而“能够实现”,参照审查指南的规定,是指本领域技术人员根据说明书公开的内容,能够实现发明的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果。也就是说,必须是能够实现技术方案,解决技术问题,产生预期效果三者同时满足,才符合专利法第二十六条第三款的规定。可见,在判断是否符合专利法第二十六条第三款的规定时,需要考虑发明解决的技术问题,如果说明书给出了技术手段,但本领域技术人员采用该手段不能解决发明所要解决的技术问题,同样不符合专利法第二十六条第三款的规定。但需要考虑发明解决的技术问题不意味着首先且必须考虑发明解决的技术问题,如果一个发明的技术方案本身都无法实现,显然已经不符合专利法第二十六条第三款的规定,这时候再考虑发明要解决的技术问题已经没有实际意义。因此,技术方案的再现和是否解决了技术问题、产生了技术效果的评价之间,存在着先后顺序上的逻辑关系,应首先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案,然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果,在不对技术方案本身是否可以实现作出确认的前提下,其与现有技术相比是否能够解决相应的技术问题,并实现有益的技术效果均无从谈起。本案中,二审法院实际并没有考虑本专利权利要求限定的技术方案的可实现性,而是首先考虑发明要解决的技术问题,进而考虑与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数,该审理思路不当,本院予以纠正。

二、关于本专利是否符合专利法第二十六条第三款规定的问题

本发明涉及I型结晶阿托伐他汀及其水合物,为典型的化学领域产品发明,而化学领域发明专利相比于其他领域有一些特殊性,化学领域属于实验性科学领域,影响发明结果的因素是多方面、相互交叉且错综复杂的。比如在多数情况下,化学领域发明能否实施往往难以预测,需要加以验证才能够确认,还有的化学产品发明需要借助一些定性或者定量的数据和谱图才能够清楚地确认。由于化学领域发明专利的这些特性,化学产品发明的专利说明书中应当记载化学产品的确认、制备和用途。具体而言,当发明是一种化合物时,说明书中应当说明该化合物的化学结构及与发明要解决的技术问题相关的化学、物理性能参数,使本领域技术人员能确认该化合物。同时,说明书中还应当至少公开一种制备方法,使本领域技术人员能够实施。本专利权利要求是通过描述产品的组成,即含1-8摩尔(优选3摩尔)水的I型结晶阿托伐他汀水合物,以及产品的微观结构,即该水合物具有权利要求所定义的XPRD13CNMR数据,这两方面内容对请求保护的I型结晶阿托伐他汀水合物进行了限定。各方当事人争议在于:一是含有不同摩尔水的同一化合物的水合物,其XPRD是否相同。二是根据本专利说明书公开的内容是否能够确认并制备得到所述含1-8摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物。

本院逐一分析如下:

1、关于含有不同摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物,其XPRD是否相同的问题。沃尼尔·朗伯公司主张本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中水的性质为通道水,在特定的1-8摩尔范围内变化,不会对XPRD产生影响。对此,本院认为,现有证据表明本领域对于某种物质的水合物中的水到底会不会占位,水的存在或含水量的多寡是否会影响到其XPRD并不存在统一的教导,沃尼尔·朗伯公司应对其上述主张提供证据予以证明。本专利说明书中仅是声称本专利中无水形式和水合形式是等价的,但Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中的水到底属于“水不占位,不影响晶体的XPRD”的物质,还是属于“水会占位,会影响晶体的XPRD”的物质,沃尼尔·朗伯公司并没有证据证明。退一步而言,即使如沃尼尔·朗伯公司主张的通道水在水合物中不占位,不影响晶体的XPRD,沃尼尔·朗伯公司也没有证据证明本专利权利要求所限定的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中的水属于通道水。在此前提下,本领域技术人员并不能从本专利说明书中确认含有不同摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD。关于这一问题的性质是否属于专利法第二十六条第三款的问题,本院认为,专利法第二十六条第三款是对说明书提出的要求,说明书要对发明作出清楚、完整的说明,使本领域技术人员可以实现。本发明限定了含有18摩尔水的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD,本专利说明书中对此应该充分公开,使本领域技术人员可以确认。故这一问题属于专利法第二十六条第三款的适用范围。

2、关于化学产品的确认。本专利请求保护的是I型结晶阿托伐他汀水合物,本专利说明书已经公开了该水合物的XPRD13CNMR数据,各方当事人的主要争议在于该水合物中水含量的确认应该如何理解。对此,本院认为,首先,化学产品的确认是指本领域技术人员应能够根据说明书中公开的内容清楚地确认权利要求所保护的化学产品。本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中的水含量是该产品发明的组成部分和结构特征,说明书中应该有定性或者定量的数据使本领域技术人员相信本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中确实含有18摩尔水,优选3摩尔水。也就是说含水量的确认作为证明本专利产品实际存在状态的证据,属于本专利产品确认中必不可少的重要内容。沃尼尔·朗伯公司认可本专利说明书中未测定得到的Ⅰ型结晶阿托伐他汀含有多少水,也认可通过本专利说明书公开的图谱本身不能确定对应的化合物中水的含量,在说明书仅有声称性结论的情况下,本领域技术人员无法确认本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物确实含有18摩尔水,优选3摩尔水。其次,根据上述嘉林公司提交的证据46中对结晶水和水合物的定义,本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中所含水的性质应为结晶水,不是吸附水。但结晶水中还包括了通道水和进入晶格的占位水等,这些不同存在形式的水与晶体结合的紧密程度是不同的,直接决定着这些水分子在晶体中存在的稳定性。根据本院查明的本专利说明书的相关记载,满足严格药物要求和规格、具有更好的存储稳定性同样属于本发明必须要解决的技术问题,而水合物中含水量和水的存在形式直接影响到上述技术问题的解决。目前没有证据证明本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中水的具体存在形式,本领域技术人员根据本专利说明书的内容无法确认本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物是否可以解决上述技术问题。综上,水含量的确认对于确认本专利产品而言是必不可少的,与本发明要解决的技术问题也密切相关,由于本专利说明书并未对此进行清楚和完整的说明,故不符合专利法第二十六条第三款的规定。

3、关于化学产品的制备。由于本专利说明书中没有对本专利请求保护的Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中的水进行清楚、完整的说明,本领域技术人员无论是根据本专利说明书中的一般性记载,还是根据其中具体的实施例,均无法确信可以受控地制备得到本专利请求保护的含1-8摩尔水(优选3摩尔)的I型结晶阿托伐他汀水合物。从化学产品制备的角度,本专利说明书亦不符合专利法第二十六条第三款的规定。

沃尼尔·朗伯公司在二审中提交天津大学实验报告和在再审中提交证据78均用于证明本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容能够制备得到本专利请求保护的产品。但如上所述,本专利说明书没有对Ⅰ型结晶阿托伐他汀水合物中的水进行清楚、完整的说明,说明书从根本上已经不符合专利法第二十六条第三款的规定,即使沃尼尔·朗伯公司提交的上述实验性证据中最终得到的产品经测量确实为I型结晶阿托伐他汀三水合物,也不能改变本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定的客观事实。换言之,对于化学产品发明,说明书中没有记载化学产品的确认的,不属于已达到清楚、完整说明的要求,不符合专利法第二十六条第三款的规定。上述实验性证据只能证明化学产品能否制备得到,不能用于证明化学产品的确认,沃尼尔·朗伯公司在二审中提交的天津大学实验报告和在再审中提交的证据78,在这个意义上也应该不予以采纳。